El Tribunal General (Sala Sexta) ha dictado su sentencia de fecha 5 de junio de 2024, en el asunto T-58/23, Caso Supermac’s (Holdings) Ltd vs. McDonald’s International Property Co. Ltd, dándole la razón a la competidora de McDonald´s, que le hace no poder usar la marca Big Mac.

El litigio comenzó en 2017 con la solicitud de caducidad presentada por Supermac’s (Holdings) Ltd, con respecto a determinados productos y servicios, al considerar que la marca Big Mac (núm. 000062638[1]) de McDonald’s International Property Co. Ltd no había sido objeto de uso efectivo en la UE durante los últimos 5 años de manera ininterrumpida.

Resumen de la sentencia del TGUE asunto T-58/23:

Partes Involucradas:

  • Demandante: Supermac’s (Holdings) Ltd, de Galway (Irlanda)
  • Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
  • Coadyuvante: McDonald’s International Property Co. Ltd, de Chicago (EE.UU.)

Contexto del Litigio: Supermac’s solicitó la anulación parcial y modificación de la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 14 de diciembre de 2022 (asunto R 543/2019-4). La solicitud original presentada en 2017 por Supermac’s buscaba la caducidad de la marca de la Unión BIG MAC, registrada por McDonald’s.

La solicitud de caducidad se centraba en productos y servicios clasificados en las clases 29, 30 y 42 del Arreglo de Niza:

  • Clase 29: Alimentos preparados a base de productos cárnicos y avícolas, incluyendo sándwiches de pollo y otros productos derivados de aves.
  • Clase 30: Bocadillos y alimentos similares.
  • Clase 42: Servicios relacionados con la explotación de restaurantes y la preparación de alimentos para llevar.

El motivo invocado fue la falta de uso efectivo de la marca, conforme al artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº207/2009 (hoy Artículo 58, apartado 2 del Reglamento nº 2017/1001).


Actuación de la EUIPO ante la marca Big Mac

El 1 de enero de 2019, la División de Anulación de la EUIPO declaró la caducidad de los derechos de McDonald’s sobre la marca BIG MAC, a partir del 11 de abril de 2017, para los productos y servicios mencionados, argumentando que las pruebas aportadas no demostraban un uso efectivo de la marca.

McDonald’s recurrió la resolución de la División de Anulación, y la Cuarta Sala de Recurso EUIPO, en su resolución del 14 de diciembre de 2022 (asunto asunto R 543/2019-4), anuló parcialmente aquella, en relación con ciertos productos y servicios, determinando que la marca no había caducado para:

  • Productos de la clase 29: «Alimentos preparados a base de productos cárnicos y avícolas, sándwiches de carne, sándwiches de pollo».
  • Productos de la clase 30: «Bocadillos comestibles, bocadillos de carne, bocadillos de pollo».
  • Servicios de la clase 42: «Servicios prestados o asociados a la explotación de restaurantes y otros establecimientos o instalaciones dedicados al suministro de alimentos y bebidas preparados para el consumo y para instalaciones de autoservicio; preparación de alimentos para llevar»​​.

Supermac’s (Holdings) Ltd presentó un recurso ante el Tribunal General, solicitando la anulación parcial y modificación de la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO.

Fallo del Tribunal General de la UE (5 de junio de 2024)

El Tribunal General anula parcialmente la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO, confirmando la caducidad de la marca en relación exclusivamente con ciertos productos y servicios, debido a la falta de pruebas suficientes del uso efectivo de la marca:

  • Productos de la clase 29: «Sándwiches de pollo», «alimentos preparados a partir de productos avícolas».
  • Servicios de la clase 42: «Servicios prestados o asociados a la explotación de restaurantes y otros establecimientos o instalaciones dedicados al suministro de alimentos y bebidas preparados para el consumo y para instalaciones de autoservicio; preparación de comidas para llevar»​​.

Esta sentencia destaca la importancia de presentar pruebas sólidas y objetivas del uso efectivo de una marca para mantener su registro en la Unión Europea​. Dicha sentencia no es firme, pudiéndose interponer recurso de casación ante el TJUE.

¿Cuáles son los requisitos para que una Marca no se declare caducada en UE?

El Tribunal General menciona en su sentencia varios requisitos que deben cumplirse para que una marca no se declare caducada.

Requisitos legales del Uso Efectivo de la Marca:

  1. Reglamento 2017/1001: Artículo 58, apartado 2 (que reemplaza al artículo 51.1.a) del Reglamento n.º 207/2009) especifica que los derechos del titular se declararán caducados únicamente para los productos o servicios para los cuales no se haya demostrado un uso efectivo durante cinco años ininterrumpidos y no existen causas justificadas de la falta de uso.
  2. Reglamento Delegado (UE) 2018/625[2]: Artículo 10, apartados 3 y 4, que indica que las pruebas de uso deben acreditar el lugar, el tiempo, el alcance y la naturaleza del uso de la marca. Estas pruebas deben incluir documentos justificativos y elementos como envases, etiquetas, listas de precios, catálogos, facturas, fotografías, anuncios en periódicos y declaraciones escritas​​.

Jurisprudencia del TJUE: uso efectivo de la marca

Según la Jurisprudencia TJUE, dichos requisitos legales deben abordarse también según los siguientes criterios:

  1. Función Esencial de la Marca: Se considera que una marca está en uso efectivo cuando se utiliza en el marco de su función esencial, que es garantizar la identidad del origen de los productos o servicios registrados, con el fin de crear o mantener un mercado para ellos. Este uso no incluye acciones realizadas únicamente para preservar los derechos conferidos por la marca​​.
  2. Criterios para Evaluar el Uso Efectivo:
    • Volumen Comercial: La cantidad total de productos o servicios vendidos bajo la marca.
    • Duración y Frecuencia: El período y la regularidad del uso de la marca.
    • Naturaleza de los Productos o Servicios, las características del mercado y las prácticas comerciales en el sector relevante.
    • Pruebas Sólidas y Objetivas: El uso debe demostrarse mediante pruebas concretas y no a través de probabilidades o presunciones​​.

Precedentes

Por último, destacar otros casos tratados en la Jurisprudencia, en los que se han abordado tales criterios, como por ejemplo:

  • Leno Merken, C-149/11[3]: Esta sentencia establece las circunstancias relevantes deben considerarse para determinar si el uso comercial de la marca es real​​, como la función esencial (el uso debe ser conforme a la función principal de la marca, que es garantizar la identidad del origen de los productos o servicios registrados), el mercado de Productos/Servicios (se debe utilizar la marca con el objetivo de crear o conservar un mercado para los productos o servicios correspondientes), el ámbito territorial (aunque el uso en un solo Estado miembro UE puede ser suficiente, esto depende de las características del mercado y del producto o servicio en cuestión) y la frecuencia y regularidad (el uso de la marca debe ser frecuente y regular para considerarse efectivo).
  • Mundipharma/OAMI — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04[4]: Si una marca se ha registrado para una categoría amplia de productos o servicios, la prueba de uso efectivo para una parte de esos productos o servicios (en la que es esencial la finalidad o destino los mismos) solo protege esa subcategoría específica​​. Es decir,  la prueba del uso efectivo se aplica solo a la subcategoría o subcategorías específicas para las que se ha usado la marca.

Las marcas son activos intangibles que no basta con registrarlas para protegerlas, sino que deben tomarse en cuenta otros criterios, como el uso efectivo de las mismas, a fin de impedir su caducidad y que otros competidores puedan solicitarlo en su favor.

©Miguel Ángel Ramos, socio director de Alartis Abogados.


[1] TMView (tmdn.org)

[2] De la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que complementa el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430.

[3] CURIA – Documentos (europa.eu)

[4] CURIA – Documentos (europa.eu)

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